La vicenda nasce a seguito del procedimento per contraffazione di marchio registrato azionato da Christian Louboutin contro la Van Haren, società che nel corso del 2012 aveva venduto nei Paesi Bassi scarpe con tacco alto e suola rossa
Con decisione del 12 giugno scorso, la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 3, co. 1 lett. e), iii) della direttiva 2008/95 (dove si legge che “sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli… i segni costituiti esclusivamente… dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”) – ha stabilito che “un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla forma”. Christian Louboutin, stilista noto in tutto il mondo per le scarpe da donna dall’inconfondibile suola rossa, aveva ottenuto nel 2010 la registrazione del marchio descritto “nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata”. Con sentenza di primo grado, sono state parzialmente accolte le richieste dello stilista, decisione tuttavia opposta dalla Van Haren, che ha sostenuto la nullità della registrazione in quanto consistente in una superficie di colore rosso.
Il Tribunale dell’Aia ha evidenziato come il marchio controverso consista in un colore apposto a un elemento di un prodotto (la suola), domandandosi quindi se la nozione di “forma” ai sensi della direttiva 2008/95 riguardi anche caratteristiche non tridimensionali di un prodotto. Il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di “forma”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva [2008/95] (…) sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (…), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (…) del prodotto, come il colore».
La Corte di giustizia dell’Unione europea evidenzia come nella direttiva 2008/95 non vi sia alcuna definizione della nozione di “forma”, il cui significato ai sensi della normativa deve pertanto essere stabilito tenuto conto del linguaggio corrente, nonché del contesto nel quale esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito. Con specifico riferimento al diritto dei marchi, essa va intesa nel senso che “designa un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio”. Stante tale accezione di questo termine non risulterebbe che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma. Nel caso di specie, la Corte si chiede se il fatto che un colore determinato venga applicato a una parte specifica del prodotto significhi che il segno in questione è costituito da una forma ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, dando poi risposta negativa al quesito.
Infatti, “se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso”, interpretazione che si discosta dalle conclusioni dell’avvocato generale che invece riteneva applicabile la causa di nullità.
Stante la descrizione del marchio, la registrazione di Louboutin non riguarda la forma specifica di una suola di scarpa con tacco alto, ma il riferimento alla suola ha il solo scopo di porre in evidenza la posizione del colore cui si riferisce la registrazione. Ne consegue che il segno dello stilista parigino non può ritenersi costituito esclusivamente dalla forma, in quanto l’oggetto principale della privativa è un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale.
Giulia Rizza consultant Colin & Partners – www.consulentelegaleinformatico.it
